Samenwerkingsovereenkomst en intellectueel eigendom

Samenwerkingen tussen ondernemingen zijn vaak gericht op de ontwikkeling, productie of commercialisering van nieuwe producten, diensten, technologieën of andere resultaten. Daarbij kunnen intellectuele eigendomsrechten (hierna: “IE-rechten”) een belangrijke rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan auteursrechten op software en ontwerpen, octrooirechten op technische uitvindingen, merkrechten, modelrechten en rechten op knowhow.

Juist wanneer partijen gezamenlijk nieuwe resultaten ontwikkelen, is het van belang vooraf duidelijke afspraken te maken over de IE-rechten. Zonder dergelijke afspraken kan achteraf discussie ontstaan over de vraag wie rechthebbende is (geworden), wie de resultaten mag gebruiken en onder welke voorwaarden.

IE-rechten als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst bevat de afspraken over de samenwerking tussen twee of meer partijen. Wanneer partijen in het kader van die samenwerking IE-rechten leveren of nieuwe IE-rechten creëren, verdient het aanbeveling om de positie van de IE-rechten expliciet in de overeenkomst te regelen; onderscheid moet worden gemaakt tussen IE-rechten die partijen al vóór de samenwerking bezaten en rechten die tijdens de samenwerking zijn ontstaan.

Bestaande IE-rechten

Partijen brengen bij de start van een samenwerking vaak al kennis, technologie, software, ontwerpen, merken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten in.

Deze bestaande rechten worden ook wel aangeduid als “background IP”. Het uitgangspunt kan zijn dat iedere partij eigenaar blijft van de IE-rechten die zij vóór de samenwerking bezat. De andere partij mag deze rechten tijdens de samenwerking meestal niet zomaar gebruiken.

In de samenwerkingsovereenkomst leggen partijen vast:

• welke bestaande intellectuele eigendomsrechten iedere partij inbrengt;
• wie daarvan rechthebbende is;
• voor welk doel deze rechten binnen de samenwerking mogen worden gebruikt;
• of de andere partij daarvoor een licentie krijgt;
• voor welke periode en welk territorium het gebruik is toegestaan; en
• wat er met het gebruiksrecht gebeurt wanneer de samenwerking eindigt.

Een duidelijke afbakening van de bestaande IE-rechten voorkomt dat de samenwerking ertoe leidt dat een partij onbedoeld rechten op reeds bestaande kennis of technologie van de andere partij verkrijgt.

IE-rechten tijdens de samenwerking ontstaan

Naast bestaande IE-rechten kunnen tijdens een samenwerking nieuwe intellectuele eigendomsrechten ontstaan. Dit wordt ook wel “foreground IP” genoemd.

Als twee ondernemingen bijvoorbeeld gezamenlijk een nieuw product ontwikkelen en nieuwe software wordt geschreven, een technisch concept wordt ontwikkeld en een nieuw ontwerp wordt gemaakt, is de vraag wie de IE-rechten op deze resultaten toekomt.

Partijen kunnen hierover verschillende afspraken maken. Zo kan onder meer worden afgesproken dat:

• één partij eigenaar wordt van de nieuw ontstane IE-rechten;
• de partijen gezamenlijk rechthebbende worden;
• de rechten afhankelijk van het soort resultaat aan verschillende partijen toekomen; of
• één partij de rechten verkrijgt en aan de andere partij een gebruiksrecht verleent.

Het is daarbij onvoldoende om uitsluitend vast te leggen dat partijen "gezamenlijk eigenaar" worden. Het is juist van belang om ook te bepalen wat die gezamenlijke positie praktisch betekent. Wie mag het resultaat exploiteren? Is steeds toestemming van de andere partij nodig? Wie draagt de kosten van bescherming en handhaving? En wat gebeurt er wanneer partijen het niet eens worden over de exploitatie?

Bescherming en handhaving van IE-rechten

Wanneer partijen intellectuele eigendomsrechten gezamenlijk ontwikkelen of exploiteren, is het eveneens van belang om vast te leggen wie verantwoordelijk is voor de bescherming van deze rechten.

Bijvoorbeeld: wie beslist of een octrooi wordt aangevraagd? Wie draagt de kosten? Wie beheert een geregistreerd merk? En wie treedt op wanneer een derde inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht?

Zonder voorafgaande afspraken kunnen dergelijke beslissingen tot conflicten leiden. Dit geldt in het bijzonder wanneer de belangen van de samenwerkingspartners uiteenlopen.

IE-rechten bij het einde van de samenwerking

De intellectuele-eigendomsbepalingen verdienen ook aandacht voor de situatie waarin de samenwerking eindigt.

Het beëindigen van een samenwerking betekent namelijk niet automatisch dat alle gebruiksrechten eindigen. Partijen moeten daarom vooraf bepalen wat er gebeurt met de IE-rechten en licenties na beëindiging.

Afhankelijk van de gemaakte afspraken kan bijvoorbeeld worden bepaald dat:

• iedere partij haar eigen bestaande IE-rechten behoudt;
• een verleende licentie eindigt;
• een licentie nog gedurende een bepaalde periode doorloopt;
• een partij het recht krijgt om bepaalde resultaten zelfstandig te blijven gebruiken;
• gezamenlijk ontwikkelde resultaten aan één partij worden toegedeeld; of
• partijen het recht houden om bepaalde kennis of resultaten verder te exploiteren.

Ook kan worden geregeld wat er gebeurt met kopieën van software, technische documentatie, ontwerpen, databestanden en andere materialen waarin intellectuele eigendomsrechten zijn verwerkt.